Dictamen N° 49999/2009

N° 49.999 Fecha: 09-IX-2009 Se ha dirigido a esta Contraloría General el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, solicitando un pronunciamiento respecto de la legalidad del actuar de dicho órgano en relación con el establecimiento y cobro de tasas señaladas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y la armonización del plazo de presentación de solicitudes extranjeras previsto en el artículo 34 de la ley 19.039, relativo a las patentes de invención, con el plazo de 30 meses contemplado en el inciso primero del artículo 22 del mencionado Tratado. En relación con la materia, es necesario consignar que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, cumplidos los trámites constitucionales pertinentes, fue promulgado mediante el decreto N° 52, de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 2 de junio de 2009, mismo día de su entrada en vigor, conjuntamente con su Reglamento Anexo, ordenado publicar en la forma establecida en la ley N° 18.158. Al respecto y en lo que se refiere al establecimiento y cobro de las tasas de transmisión, de presentación internacional y de búsqueda, contempladas en el Tratado, corresponde señalar que de acuerdo a su artículo 3, N° 4, iv), la solicitud internacional a que dicho precepto se refiere, estará sometida al pago de las tasas prescritas. En cuanto a la denominada tasa de transmisión, la regla 14.1, letra a), del Reglamento del mencionado Tratado señala que la oficina receptora podrá exigir del solicitante el pago de una tasa, a su favor, por la recepción de la solicitud internacional, la transmisión de copias a la oficina internacional y a la administración encargada de la búsqueda internacional competente, y el cumplimiento de todas las demás tareas que deba efectuar en relación con la solicitud internacional, agregando, la letra b) de la misma regla, que la oficina receptora fijará el importe de la tasa de transmisión, si procede. A su turno la regla 15.1, del antedicho Reglamento señala que cada solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa, percibida por la oficina receptora a favor de la oficina internacional, denominada tasa de presentación internacional, y cuyo importe será fijado en la tabla de tasas por el Director General, de acuerdo con el procedimiento contemplado en la regla 15.2, de este ordenamiento. Por su parte, en cuanto a la tasa de búsqueda, la letra a) de la regla 16.1 del Reglamento, indica que la administración encargada de la búsqueda internacional podrá exigir que el solicitante pague a su favor una tasa, denominada tasa de búsqueda, por la ejecución de la búsqueda internacional y por el cumplimiento de todas las demás tareas confiadas a las administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Precisa la letra b) de dicha regla que el respectivo importe de esta tasa será fijado por el Director General, de acuerdo al procedimiento establecido en la misma disposición. Enseguida, para efectos de determinar la entidad encargada del cobro, establecimiento y beneficio de las referidas tasas, es útil anotar que el artículo 2, xv), del Tratado establece que la oficina receptora corresponde a la oficina nacional o a la organización intergubernamental en la que se haya presentado la solicitud internacional, en tanto que la oficina nacional, de acuerdo con el párrafo xii) del mismo artículo, corresponde a la administración gubernamental de un Estado contratante encargada de la concesión de patentes, entidad que, en el caso de Chile, debe entenderse referida al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de acuerdo con lo prescrito en la ley N° 20.254, que lo crea, y en la ley N° 19.039, -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En cuanto a la antedicha oficina internacional, es preciso indicar que ésta es la encargada de las tareas administrativas de la Unión -esto es, la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes-, entidad conformada por los Estados partes del Tratado, de acuerdo con lo que prescriben los artículos 1, 2, xvi), y 55 de dicho instrumento internacional. Con respecto a la administración encargada de la búsqueda internacional, el artículo 16 del Tratado previene el procedimiento de designación de tales entidades, la que podrá recaer en oficinas nacionales o en una organización intergubernamental. En el orden nacional, la citada ley N° 20.254, en concordancia con las antedichas disposiciones del Tratado, señala en su artículo 3°, letra f), que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ejercerá, entre otras funciones, la de recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros, agregándose que éstos incluyen aquellos establecidos en tratados internacionales vigentes, en tanto que la letra i) del mismo artículo, dispone que a ese organismo le corresponderá fijar los valores por los servicios que preste en conformidad a la ley, los que corresponderán, entre otros, a los “que preste en virtud de la administración de Tratados Internacionales y convenios de cooperación internacional vigentes”. En consecuencia, relacionando armónicamente las citadas disposiciones del mencionado Tratado y los preceptos de la referida ley N° 20.254, cabe señalar que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial se encuentra facultado para cobrar y percibir la mentada tasa de transmisión, cuyo valor le corresponderá fijar al propio Director Nacional del Instituto, haciendo uso de la atribución contemplada en el artículo 4°, letra f), de la ley, la que forma parte de los recursos de que puede disponer tal entidad, conforme lo establece la letra b) del artículo 10 de dicho cuerpo legal. En cuanto a las tasas de presentación internacional y de búsqueda, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial se encuentra facultado para cobrar tales valores, para ser oportunamente transferidos a la oficina internacional y a la administración encargada de la búsqueda internacional, respectivamente, cuyos montos deberán fijarse de acuerdo a las citadas normas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Ahora bien, en lo que se refiere a la consulta acerca de la armonización del plazo de presentación de solicitudes extranjeras de patentes de invención, establecido en el artículo 34 de la ley N° 19.039, debe anotarse que este último precepto dispone que en caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad, por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile. Es útil señalar, que el artículo 2° del decreto N° 236, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que establece el reglamento de la ley N° 19.039, dispone, en lo que interesa, que la prioridad es “el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero”. La misma norma agrega que la reivindicación de la prioridad “es el derecho que asegura, a quien tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo que la ley o un tratado internacional ratificado por Chile establezca”. De la norma transcrita resulta que el plazo para ejercer el derecho de prioridad en referencia, se contabiliza desde la presentación de la solicitud en el extranjero, momento desde el cual, según dispone la ley N° 19.039, se tiene durante un año el derecho a formular el requerimiento respectivo en Chile. A su vez, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes señala en el artículo 11, N° 4, que la solicitud internacional será equivalente a una presentación nacional regular, en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que fue promulgado por el decreto N° 425, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, norma que en su artículo 4 establece, en lo que interesa, que quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente en alguno de los países de la Unión, gozará de un derecho de prioridad para efectuar el depósito en los otros países, por el plazo de doce meses. Conforme a lo anterior, el plazo de prioridad de un año respecto de las patentes de invención indicado en el artículo 34 de la ley N° 19.039, es concordante con el plazo de doce meses, señalado por el aludido Convenio de París, el que, asimismo, ha sido adoptado por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Enseguida, el artículo 22 de este último Tratado dispone que el solicitante proporcionará a cada oficina designada una copia de la solicitud internacional y una traducción de la misma y pagará la tasa nacional antes del vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. De lo anterior, aparece que el solicitante tiene un plazo de 30 meses para efectuar los trámites indicados ante la oficina elegida, la cual, según dispone el número xiv) del artículo 2, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, corresponde a la oficina nacional del Estado elegido por el solicitante, o la oficina que actúe por ese Estado. Ahora bien, el plazo anteriormente señalado se cuenta desde la fecha de prioridad, siendo necesario considerar que el artículo 2, xi), del aludido Tratado dispone que para “los fines del cómputo de los plazos, se entenderá por ‘fecha de prioridad’: a) cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica; b) cuando la solicitud internacional contenga varias reivindicaciones de prioridad, según lo dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica; c) cuando la solicitud internacional no contenga ninguna reivindicación de prioridad, según lo dispuesto en el artículo 8 la fecha de presentación internacional de dicha solicitud;”. Por consiguiente, para realizar los trámites de una solicitud ante una oficina nacional, el interesado tiene un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad, plazo que se contabiliza según distingue el transcrito artículo 2, xi), del Tratado, desde la fecha de presentación de la solicitud y en caso que ésta contenga varias reivindicaciones de prioridad, desde la más antigua cuya prioridad se reivindica. Como puede advertirse, el plazo de 30 meses para efectuar los trámites de la solicitud que señala el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes ante la oficina nacional, es independiente del período de prioridad de un año indicado por el artículo 34 de la ley N° 19.039, el que además es concordante con el plazo de prioridad preceptuado por dicho Tratado, en relación con el referido Convenio de París. En mérito de lo expuesto cabe concluir que el plazo de un año para presentar la solicitud en Chile, lapso durante el cual el interesado tendrá prioridad, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, establecido en el artículo 34 de la ley N° 19.039, no se contradice con el término de 30 meses, que se cuenta desde la fecha de prioridad, para efectuar los trámites que indica el artículo 22 del referido Tratado respecto de la solicitud en la oficina nacional. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República