Dictamen N° 63358/2016

N° 63.358 Fecha: 26-VIII-2016 Don Jorge Newman Lahsen cuestiona que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) haya anotado marginalmente la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de la marca registrada bajo el N° 897.593, decretada en el juicio de nulidad Rol N° 74-2015, seguido ante el Director Nacional del INAPI, en su calidad de tribunal de primera instancia. Asimismo, reclama por cuanto el señalado instituto desestimó la solicitud de invalidación que formuló a fin de que se dejara sin efecto la mencionada anotación marginal. El recurrente manifiesta que el INAPI no habría respetado las reglas de prioridad previstas en la normativa sobre propiedad industrial, ya que accedió a la solicitud de anotación de la medida precautoria formulada por un tercero, pese a que dicha petición fue presentada 30 días después de aquella efectuada por su representada, doña Marcia Covarrubias Saldaña, a fin de que la aludida marca fuera inscrita a su nombre por haberle sido transferida. Requerido su informe, el INAPI expone que la referida preceptiva establece el “derecho de prioridad” sólo cuando se trata de “solicitudes de registro de marcas nuevas”, es decir, “en tanto acto constitutivo o creador del derecho” y no respecto de otros requerimientos como lo son aquellos vinculados con las anotaciones marginales que ese instituto practica en razón de lo decidido por un órgano jurisdiccional. En cuanto al asunto planteado, es del caso anotar que conforme al artículo 17 de la ley N° 19.039 -sobre Propiedad Industrial-, en relación con la disposición primera transitoria de la ley N° 20.254 -que crea el INAPI-, los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarán ante el Director Nacional del indicado instituto, ajustándose a las formalidades que se establecen en dicha ley. A su turno, el artículo 17 bis B del mismo cuerpo legal, previene que en contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por dicha autoridad, haya o no mediado oposición, procederá el recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro del plazo legal, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. En consonancia con lo anterior, el artículo 4°, letra a), de la mencionada ley N° 20.254, dispone que al Director Nacional del INAPI, además de las atribuciones y deberes propios de su cargo, le corresponde resolver, en primera instancia, los asuntos que la ley entrega a su conocimiento, dentro de los cuales se encuentran los indicados juicios de oposición y de nulidad de registros. Al respecto, cabe señalar que según el considerando séptimo de la sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 1.027, el precepto recién citado "al otorgar al Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial competencia para resolver, en primera instancia, los asuntos que la ley entrega a su conocimiento, es propia de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 77, incisos primero y segundo, de la Constitución Política, puesto que estos preceptos aluden a la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República". Precisado lo anterior, cabe consignar que de los antecedentes tenidos a la vista se advierte que en el marco del juicio de nulidad Rol N° 74-2015, con fecha 11 de noviembre de 2015, el Director Nacional del INAPI, dictó la resolución que decreta la medida precautoria respecto del mencionado registro N° 897.593. En efecto, en dicha resolución se indica “Como se pide. Se decreta llevar a efecto de inmediato medida precautoria solicitada correspondiente al N° 4 del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, que consiste en la prohibición de celebrar actos y contratos sobre la marca impugnada de nulidad”, agregando “Comuníquese personalmente a la señora Conservadora de Marcas llenando el formulario de solicitud de anotación correspondiente, a fin de que proceda a inscribir la precautoria referida al margen del citado registro”. De este modo, el Director Nacional del INAPI, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el ordenamiento jurídico le confiere, decretó la medida precautoria de que se trata, ordenando expresamente llevar a efecto de inmediato dicha medida, lo cual conlleva, según se aprecia del propio tenor de la reseñada resolución, la realización de la anotación marginal que el recurrente cuestiona. Ahora bien, cabe puntualizar que atendido que el asunto respecto del cual se pide informar a esta Contraloría General, implica intervenir y referirse al alcance y eficacia de una decisión dictada por la señalada autoridad en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que la ley le atribuye, corresponde que este Ente Fiscalizador se abstenga de emitir un pronunciamiento sobre el particular, sin que tampoco se advierta alguna irregularidad en la actuación administrativa del mencionado instituto. Transcríbase al INAPI. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República