Dictamen N° 16587/2019

N° 16.587 Fecha: 19-VI-2019 Se han dirigido a esta Contraloría General, por una parte, don Luis Cordero Vega y doña María del Pilar Soffia Ahumada, en representación de OUTOTEC OYJ y de CENTER ROCK INC., y por otra, don Pablo Acevedo Álvarez, en representación de TREFIMET S.A., solicitando un pronunciamiento que incide en precisar el sentido y alcance del artículo 18 bis E de la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, en relación con las solicitudes de patentes de invención. En específico, y por las razones que exponen, requieren que se determine que no se ajusta a derecho la circular N° 8, de 2008, del entonces Departamento de Propiedad Industrial -actual Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)-, que interpretando ese precepto, señaló que si no se acredita el pago de los respectivos derechos dentro del plazo que el mismo contempla, se tendrá por abandonada la solicitud de patente de invención de manera definitiva, pese a que el inciso segundo del artículo 45 del mencionado cuerpo legal, permitiría pedir su desarchivo si se realiza tal pago dentro del plazo adicional que establece. Al efecto, el INAPI informó que dicho acto administrativo se emitió a fin de subsanar las observaciones formuladas en el Informe N° 191, de 2005, de la ex División de Auditoría Administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, y que el desarchivo a que se refiere el citado artículo 45 procede cuando no se ha dado cumplimiento a alguna exigencia de tramitación, supuesto que no se configura en el caso del pago de derechos, pues ya se ha emitido la resolución definitiva que aprueba la respectiva solicitud. Como cuestión previa, cabe hacer presente que a través de la aludida circular N° 8, de 2008, sobre acreditación de pago de derechos en la concesión de patentes de invención, se informó que “a contar de esta fecha, la interpretación de este Departamento, conforme lo preceptuado en el artículo 18 bis E, es que los pagos de derechos contemplados en el párrafo 4 de la Ley 19.039, deberán acreditarse ante el Departamento de Propiedad Industrial dentro de los 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada definitivamente la solicitud, procediéndose a su archivo”. Ahora bien, la ley N° 19.039 -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del antiguo Ministerio de Economía-, en el párrafo 4° de su Título I, contiene normas generales sobre el pago de derechos, señalando en el inciso primero del artículo 18 bis E, que “Los derechos establecidos en los artículos anteriores, serán a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago dentro de los 60 días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que autoriza la inscripción en el registro respectivo, sin lo cual se tendrá por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo”. Por su parte, el artículo 45 de ese texto legal, ubicado en su Título III, que se refiere específicamente a las invenciones, luego de regular el examen preliminar que debe practicarse una vez ingresada la solicitud de patente de invención, dispone en su inciso segundo, que “Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente”. Al respecto, el dictamen N° 76.201, de 2013, precisó que tratándose de peticiones de registro de patentes de invención, el efecto que se produce por la falta de cumplimiento de alguna exigencia de tramitación dentro de los respectivos plazos legales o reglamentarios es, por regla general, el abandono, el cual no tiene el carácter de definitivo sino una vez que transcurran 120 días desde la fecha de aquel, sin que haya sido subsanado el defecto de que se trate. En este orden de ideas, cabe señalar que el inciso segundo del artículo 2° de la referida ley N° 19.039, dispone que los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción -entre los que se encuentran las patentes de invención-, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esa ley. Agrega el artículo 48 de dicho cuerpo normativo -inserto en el aludido Título III, sobre invenciones-, que “Una vez aprobada la concesión y después de acreditarse el pago de los derechos correspondientes se concederá la patente al interesado y se emitirá un certificado que otorgará protección a contar de la fecha en que se presentó la solicitud”. A su turno, el artículo 19 del decreto N° 236, de 2005, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción -Reglamento de la ley N° 19.039-, establece, en lo que interesa, que estando firme la resolución que otorga un derecho de propiedad industrial y habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, se procederá a la confección del Registro y podrá extenderse el título respectivo, el que deberá estar firmado por el Director Nacional del INAPI y por el Conservador que corresponda, según el tipo de derecho de que se trate. Como es posible advertir, si bien la resolución que aprueba una determinada solicitud se emite antes del pago de los derechos, la patente de invención se concede recién una vez que se ha acreditado tal pago, por lo que no puede entenderse, como lo hace el INAPI, que el mismo no forma parte del procedimiento que se analiza. De esta manera, entonces, y considerando que el no pago de los derechos asociados a una patente de invención dentro del plazo establecido en el aludido artículo 18 bis E, constituye una hipótesis de incumplimiento de “alguna otra exigencia de tramitación”, en los términos del mencionado inciso segundo del artículo 45, y que ambas disposiciones contemplan como efecto de la inobservancia el abandono de la respectiva solicitud, es posible que en tal supuesto se requiera el desarchivo, en la medida que dicho pago se realice dentro de los 120 días contados desde la fecha del abandono (aplica criterio contenido en el citado dictamen N° 76.201, de 2013). No altera tal conclusión, lo establecido en el referido Informe N° 191, de 2005, el que se limita a cuestionar el otorgamiento de registros de patente con fecha de pago vencida, sin analizar la normativa pertinente y mucho menos emitir un pronunciamiento acerca de la procedencia de pedir el desarchivo de las solicitudes correspondientes. En consecuencia, no se ajusta a derecho la circular N° 8, de 2008, emitida por el entonces Departamento de Propiedad Industrial, debiendo el INAPI dejarla sin efecto y ajustar su actuar a lo señalado a lo largo del presente oficio. Saluda atentamente a Ud. Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República